본 사건의 의뢰인은 반도체 분야의 글로벌 기업입니다.

이 분야는 선도기업들이 핵심 기술을 둘러싸고 다수의 특허를 선점한 채 치열하게 경쟁하는 영역으로, 경쟁사가 보유한 특허는 언제든 분쟁이나 라이선스 협상의 무기로 활용될 수 있는 상황이었습니다.

의뢰인은 경쟁사 등이 보유한 복수의 미국 등록특허를 분쟁이 예상되는 대상으로 보고, 향후 권리행사나 협상이 현실화되기 전에 각 특허가 과연 유효한 권리인지를 미리 검증해 둘 필요를 느꼈습니다.

특허는 등록되었다는 사실만으로 유효한 권리로 추정되지만, 출원 이전에 동일하거나 유사한 기술이 이미 공개되어 있었다면 그 특허는 무효로 돌아갈 수 있습니다.

분쟁이 시작된 뒤에 대응 자료를 찾기 시작하면 이미 협상의 주도권을 빼앗긴 뒤인 만큼, 의뢰인으로서는 사전에 무효 자료를 확보해 두어야 하는 국면이었습니다.

 

 

본 변호사는 다수의 대상특허에 대하여 동일한 분석 틀을 적용하여, 특허별로 무효 가능성을 단계적으로 검증하는 방식으로 선행기술조사를 진행하였습니다.

 

◆ 첫째, 각 대상특허의 청구항을 구성요소 단위로 분해하였습니다.

본 변호사는 무효화가 의미 있는 청구항을 먼저 가려낸 뒤, 각 청구항을 개별 구성요소로 나누어 어떤 기술적 특징이 그 특허의 권리범위를 떠받치고 있는지를 정밀하게 정리하였습니다.

 

 

◆ 둘째, 분해한 청구항을 기준으로 선행기술을 검색하였습니다.

본 변호사는 각 구성요소에 대응하는 기술이 대상특허의 출원 이전에 이미 공개되었는지를, 국내외 공개·등록특허 등 선행문헌을 폭넓게 탐색하여 확인하였습니다.

 

 

◆ 셋째, 확보한 선행기술과 청구항을 구성요소별로 정면 대비하였습니다.

본 변호사는 청구항의 각 구성요소를 한 축에, 선행기술의 대응 개시 내용을 다른 축에 놓은 대비표(claim chart)를 작성하였습니다.

이를 통해 선행기술이 청구항의 구성요소를 어디까지 그대로 드러내고 있는지를 도면과 명세서 단위로 일대일 검증하였습니다.

 

 

◆ 넷째, 이를 토대로 특허별 무효논리를 구성하였습니다.

하나의 선행기술이 청구항의 모든 구성요소를 그대로 보여 주어 미국 특허법 제102조(신규성)가 문제되는 경우뿐 아니라, 복수의 선행기술을 결합하면 통상의 기술자가 쉽게 해당 발명에 이를 수 있어 미국 특허법 제103조(진보성)가 결여된다고 볼 수 있는 경우까지 함께 분석하였습니다.

본 변호사는 복수의 선행기술을 근거로 진보성(미국 특허법 제103조)이 부정되어 독립항이 무효로 평가되는지, 그에 딸린 종속항까지 무효 범위가 미치는지를 청구항별로 구분하여 결론을 정리하였습니다.

 

 

본 변호사는 대상특허마다 청구항 분해, 선행기술 대비표, 무효 가능성에 대한 의견을 담은 무효화조사보고서를 다수 작성하여 의뢰인에게 제출하였습니다.

특히 각 특허를 무효 가능성의 정도에 따라 무효 가능성이 높은 특허, 일부 청구항에 한해 가능성이 있는 특허, 무효 자료를 찾기 어려운 특허로 등급화하여, 의뢰인이 특허별 위험도를 한눈에 파악할 수 있도록 정리하였습니다.

이를 통해 의뢰인은 경쟁사 특허군 가운데 어느 특허가 취약한 권리로 평가될 여지가 있는지를 객관적 근거 위에서 검토받고, 장차 분쟁이나 라이선스 협상이 벌어졌을 때 활용할 수 있는 대응 자료의 기반을 마련하게 되었습니다.

 

 

특허 무효 선행기술조사는 분쟁이 터진 뒤가 아니라, 분쟁이 예상되는 단계에서 미리 해 두어야 가장 큰 힘을 발휘합니다.

상대방 특허가 등록되어 있다는 사실에 위축될 것이 아니라, 그 특허의 청구항을 구성요소 단위로 분해하고 선행기술과 대비해 두면, 협상 테이블에서 무효 자료라는 분명한 지렛대를 손에 쥐고 임할 수 있습니다.

어떤 특허가 무효 가능성이 높고 어떤 특허는 그렇지 않은지를 등급으로 정리해 두는 것만으로도, 분쟁 대응의 우선순위와 협상 전략이 달라집니다.

 

 

경쟁사 특허로 인한 분쟁이나 라이선스 협상이 예상되신다면, 분쟁이 현실화되기 전에 대상특허에 대한 무효 선행기술조사를 받아 두시기 바랍니다.