의뢰인은 첨단 부품 제조장비 기술에 관한 특허를 보유한 제조 분야의 기업입니다.
이 특허는 성질이 서로 다른 두 부품을 기포나 들뜸 같은 불량 없이 정밀하게 합착하여 대량 양산을 가능하게 하는 제조장치에 관한 것으로, 의뢰인의 핵심 제품 양산 공정과 직결된 중요한 권리였습니다.
그런데 경쟁 관계에 있는 상대방이 이 특허에 대하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 의뢰인에게 불리한 심결을 내렸습니다.
핵심 특허가 무효로 확정되면 오랜 기간 막대한 비용을 들여 개발한 양산 기술의 독점적 지위를 상실하게 되는 중대한 위기 국면이었습니다.
본 변호사는 의뢰인을 대리하여, 무효 심결에 대한 심결취소소송 제기와 정정심판 청구를 병행하는 전략으로 대응하였습니다.
◆ 첫째, 불리한 무효 심결에 불복하여 법원에 심결취소소송을 제기하는 한편, 소송 단계에서 허용되는 정정심판을 곧바로 청구하여 청구범위 자체를 재정비할 기회를 확보하였습니다.
◆ 둘째, 정정안을 정밀하게 설계하였습니다.
저희 측은 명세서에 이미 기재되어 있는 사항만을 활용하여, 민감한 부품을 손상 없이 지지하는 구성, 부품을 미리 변형시켜 두었다가 합착이 진행되면 적정 시점에 지지를 해제하는 구성 등 발명의 실제 핵심 기술사상을 청구범위에 세부적으로 한정하였습니다.
이를 통해 청구범위를 감축하면서도 신규사항 추가나 실질적 확장·변경의 시비가 생기지 않도록 정정요건을 빈틈없이 충족시켰습니다.
청구범위는 다소 좁아지더라도 선행기술과의 차이를 선명하게 드러냄으로써, 발명의 가치는 지키면서 무효 논리를 무력화하는 설계였습니다.
◆ 셋째, 정정 등록을 막으려는 제3자의 정보제출에 대하여도 적극적으로 반박하였습니다.
심판 계속 중 다수의 선행기술 자료와 함께 정정 후 발명도 진보성이 부정된다는 주장이 제기되었으나, 본 변호사는 의견서를 통해 주된 선행기술이 전혀 다른 산업 분야에서 쓰이는 부착 기술로서 이 사건 발명과는 기술분야·기술적 과제·작동 메커니즘이 전혀 다르다는 점을 구성요소별로 대비하여 논증하였습니다.
특히 발명의 진보성은 개별 구성의 공지 여부가 아니라 유기적으로 결합된 전체 구성을 기준으로 판단하여야 한다는 법리(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후2097 판결)를 들어, 선행기술을 조각조각 끌어 모은 상대 논리의 허점을 짚었습니다.
나아가 해당 기술 분야의 해외 전문가 진술서까지 확보하여 증거로 제출함으로써, 두 기술이 본질적으로 다르다는 점을 객관적으로 뒷받침하였습니다.
특허심판원은 저희 측 주장을 받아들여 정정심판 청구를 전부 인용하는 심결을 하였습니다.
심판부는 이 사건 정정이 청구범위의 감축과 잘못 기재된 사항의 정정에 해당하고, 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어졌으며, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않았다고 판단하였습니다.
나아가 정정 후의 청구범위도 제출된 선행기술에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 보아 독립특허요건까지 인정하였습니다.
정정을 인용하는 심결이 확정되면 처음부터 정정된 명세서대로 특허출원·등록이 된 것으로 보게 되므로, 진행 중인 무효 분쟁의 판단 대상 자체가 달라지는 효과가 있습니다.
이로써 의뢰인은 핵심 특허의 청구범위를 유효성이 한층 강화된 형태로 재정비하여, 무효 분쟁에 맞설 결정적인 방어 기반을 확보하였습니다.
특허 무효심판에서 불리한 심결을 받았다고 하여 권리가 곧바로 사라지는 것은 아닙니다.
심결취소소송과 정정심판을 전략적으로 병행하면 청구범위를 다듬어 무효 사유를 해소하면서 권리를 지켜낼 수 있습니다.
정정심판은 무효심판·심결취소소송과 맞물려 돌아가는 절차이므로, 청구의 시기와 정정의 범위를 어떻게 선택하느냐가 분쟁 전체의 향배를 좌우합니다.
다만 정정은 명세서 기재 범위 내의 감축이어야 한다는 엄격한 요건이 적용되므로, 발명의 가치를 지키면서도 무효 논리를 무력화하는 정정안을 설계하는 일은 기술과 법리를 모두 아는 전문가의 역량에 달려 있습니다.
보유 특허가 무효심판의 공격을 받고 있다면, 심결 전후를 가리지 말고 정정 전략까지 아우르는 전문가의 종합적인 검토를 받아보시기 바랍니다.