본 사건의 의뢰인은 해외 자원·소재 분야에 투자하는 글로벌 투자그룹과 그 계열 회사입니다.

의뢰인은 해외 특허권자가 보유한 핵심 소재 기술 특허를 바탕으로 사업을 영위할 권리를 확보하면서, 그 거래에서 상대방이 부담하는 의무의 이행을 담보하기 위하여, 상대방이 보유한 국내 등록특허에 제1순위 담보권을 설정하고자 하였습니다.

문제는 담보의 대상이 국내 특허이고 당사자가 모두 외국 법인이라는 점이었습니다.

외국에서 통용되는 형식의 담보계약을 그대로 가져온다고 하여 한국 특허청에 유효하게 등록되는 것은 아니었고, 등록이 이루어지지 않으면 담보권은 제3자에게 대항할 수 없어 거래의 안전이 흔들릴 수 있는 국면이었습니다.

 

 

본 변호사는 영문 계약서의 문구를 손보는 데 그치지 않고, 담보 구조 자체를 한국 법제에 맞게 다시 설계하였습니다.

 

◆ 첫째, 담보의 형식을 전환하였습니다.

당초 의뢰인 측은 피담보채무액이 확정되지 않은 단계에서 특허권 자체를 이전받는 양도담보 방식의 영문 계약을 마련해 두고 있었습니다.

본 변호사는 의뢰인이 기존 등록특허만을 담보로 잡고 장래 등록될 특허는 등록 시점에 담보로 포섭하기를 원한다는 점을 확인한 뒤, 한국 실무에서 통용되는 근질권 설정 방식으로 구조를 전환할 것을 제안하였습니다.

아울러 장래에 등록될 특허에 대하여는 등록 전까지 처분이나 추가 담보 설정을 금지하는 약정을 두도록 하여, 아직 담보로 잡지 못한 권리까지 누락 없이 관리되도록 거래 구조를 설계하였습니다.

 

 

◆ 둘째, 등록 요건을 빠짐없이 정리하였습니다.

근질권은 채권최고액이 필수적 기재사항으로, 설정계약서와 등록신청서에 동일한 금액이 기재되어야 합니다.

본 변호사는 채권최고액의 기재 방식을 확정하고, 국내 영업소가 없는 외국 법인을 위한 국적증명서·위임장과 그 번역문의 요건, 번역문에 대한 변리사 인증 방식까지 특허청 실무에 맞추어 준비하였습니다.

위임장은 위임자·수임자와 위임 업무, 대상 권리가 특정되면 충분하다는 점, 출원·등록 절차의 대리권에 특허고객번호 신청의 대리권까지 포함된다는 점을 특허청에 직접 확인하여 불필요한 서류 작업을 줄였습니다.

 

 

◆ 셋째, 등록 과정에서 발생한 장애를 직접 해소하였습니다.

1차 등록신청 후 특허고객번호에 매칭된 주소와 신청서에 기재된 주소가 일치하지 않는다는 이유로 보정 요구가 있었습니다.

본 변호사는 특허청 담당자와 직접 협의하여, 기존 신청을 반려받은 뒤 서류를 보완하여 다시 신청하는 절차를 설계하고 이를 직접 진행하였습니다.

이 과정에서 외국 법인인 당사자들의 특허고객번호 부여신청부터 등록신청서·보정서 제출까지, 특허청을 상대로 한 절차 일체를 본 변호사가 수행하였습니다.

 

 

본 변호사는 보완한 서류로 재신청을 진행하여, 의뢰인이 목적한 국내 등록특허에 근질권 설정등록을 완료하였습니다.

등록이 마쳐짐으로써 담보권은 등록원부에 공시되어 제3자에 대한 대항력을 갖추었고, 의뢰인은 해외 특허권자의 의무 이행을 담보하는 제1순위 담보권을 한국에서 확정적으로 확보하였습니다.

당사자가 모두 외국 법인이라는 어려움에도, 여러 달에 걸친 절차를 끝까지 진행하여 거래의 안전을 뒷받침하는 담보 등록을 매듭지을 수 있었습니다.

 

 

국경을 넘는 거래에서 외국 특허를 담보로 잡을 때, 외국에서 작성된 담보계약이 그 나라에서 유효하다는 사정만으로 한국 특허청에 그대로 등록되는 것은 아닙니다.

담보의 형식(양도담보인지 근질권인지), 채권최고액의 기재, 외국 법인을 위한 국적증명서·위임장과 번역문 등 한국 등록 실무의 요건을 처음부터 설계에 반영해야 비로소 담보권이 공시되고 대항력을 갖춥니다.

특히 등록 과정에서 주소 불일치 같은 사소해 보이는 형식 문제가 보정·반려로 이어질 수 있어, 절차를 끝까지 관리할 실무 역량이 거래의 성패를 좌우합니다.

 

 

해외 특허나 지식재산권을 담보로 한 거래를 앞두고 계시다면, 계약서 작성 단계에서부터 한국 등록 실무에 밝은 전문가와 함께 담보 구조를 설계하시기 바랍니다.