지식재산권
[지식재산권] 특허침해 손해배상 청구 소송 피고 대리, 1심 전부 승소(청구 기각)
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유연, 김미래, 김지환 변호사

사건개요.jpg

 

의뢰인은 자율주행 관련 첨단 기술이 집약된 제품을 대량으로 생산·공급하는 제조회사입니다.

개인 특허권자인 상대방은 자율주행 기술과 관련하여 자신이 보유한 특허발명을 의뢰인의 제품이 침해한다고 주장하였습니다.

상대방은 의뢰인의 제품이 자신의 특허발명을 그대로 실시하고 있다며, 거액의 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였습니다.

의뢰인의 제품은 이미 시장에 폭넓게 공급되고 있던 터라, 침해가 인정될 경우 막대한 배상책임은 물론 사업 전반에 큰 타격이 불가피한 국면이었습니다.

 

 

변호사의 대응.png

 

본 변호사는 의뢰인을 피고로 대리하여, 특허침해 판단의 기본 법리에 입각한 정공법으로 대응하였습니다.

 

◆ 첫째, 침해의 증명책임이 원고에게 있음을 분명히 하였습니다.

저희 측은 상대방이 의뢰인 제품의 어느 구성이 특허발명의 각 구성요소에 어떻게 대응되는지를 구체적으로 특정·증명하지 못하였다는 점을 지적하였습니다.

상대방은 의뢰인 제품이 특허발명의 구성요소를 '그대로 포함한다'며 청구항 문언을 옮겨 적었을 뿐, 정작 제품의 실제 구조와 작동원리를 뒷받침하는 객관적 자료를 제출하지 못하였습니다.

 

 

◆ 둘째, 의뢰인 제품의 작동 방식을 적극적으로 제시하여 비침해를 입증하였습니다.

본 변호사는 특허법 제126조의2가 정한 구체적 행위태양 제시의무에 따라, 의뢰인 제품이 전방 영상과 차량 주행정보를 처리하여 작동하는 복잡한 연산 과정을 재판부가 명확히 이해할 수 있는 언어로 체계적으로 정리하여 제시하였습니다.

그 결과 의뢰인 제품이 특허발명과는 다른 독자적 방식으로 작동하며, 특허발명이 요구하는 핵심 구성요소를 갖추고 있지 않다는 점을 구성요소 대비를 통해 입증하였습니다.

이를 통해 의뢰인 제품에 문언침해가 성립하지 않음을 논증하였습니다.

 

 

◆ 셋째, 균등침해 주장도 성립할 수 없음을 밝혔습니다.

상대방은 균등침해를 주장하면서도 그 적극적 요건인 과제해결원리의 동일성, 작용효과의 동일성, 치환의 용이성에 관하여 아무런 주장·증명을 하지 않았습니다.

저희 측은 이러한 입증의 공백을 정확히 짚어, 균등침해 역시 인정될 수 없음을 강조하였습니다.

 

 

◆ 넷째, 특허 자체의 약점을 들어 예비적 항변을 더하였습니다.

본 변호사는 이 사건 특허발명의 일부가 명세서에 구체적 실시수단을 갖추지 못하여 무효 사유를 안고 있으므로, 그러한 특허에 기초한 청구는 권리남용에 해당하거나 그 권리범위가 제한되어야 한다는 항변을 함께 제출하여 방어를 두텁게 하였습니다.

 

 

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재판부는 저희의 주장을 전면 수용하였습니다.

재판부는 상대방이 의뢰인 제품을 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정하지 못하였고, 의뢰인 제품이 특허발명의 핵심 구성요소를 갖추었다고 인정할 증거가 없다고 판단하였습니다.

나아가 균등침해에 관한 주장·증명도 없다고 보아, 1심에서 상대방의 청구를 전부 기각하였습니다.

그 결과 의뢰인은 거액의 손해배상 위험에서 벗어나고, 핵심 제품에 대한 침해 주장을 1심에서 완전히 방어해 냈습니다.

 

 

시사점.jpg

 

특허침해 소송에서는 침해를 주장하는 측이 상대방 제품의 구성을 특허발명의 각 구성요소에 대응시켜 구체적으로 증명해야 합니다.

추상적으로 '특허를 그대로 실시한다'는 주장만으로는 침해가 인정되지 않습니다.

피고의 입장에서는 자사 제품의 작동 방식을 정확히 제시하고, 특허 구성요소와의 차이를 구성요소 대비로 명확히 드러내는 것이 방어의 핵심입니다.

특히 자율주행과 같은 첨단 기술 분쟁에서는, 기술의 작동 원리를 재판부가 이해할 수 있는 언어로 정확히 풀어내는 역량이 결과를 좌우합니다.

본 변호사는 복잡한 자율주행 기술 쟁점을 법리적 틀에 정확히 담아 재판부에 설득력 있게 전달함으로써, 의뢰인의 핵심 사업을 지켜냈습니다.

 

 

특허침해 경고장이나 손해배상 소송에 직면하셨다면, 초기부터 구성요소 대비 분석에 강한 전문가와 함께 대응 전략을 세우시기 바랍니다.