본 사건의 의뢰인은 자율주행용 센서 신호처리 소프트웨어 기술을 개발하는 스타트업입니다.

의뢰인은 자사의 핵심 알고리즘 기술을 국제 기술 학회에서 발표할 예정이었는데, 발표를 통해 기술이 공개되면 그 자체로 신규성을 상실하여 특허를 받을 수 없게 될 위험이 있었습니다.

즉 학회 발표일 이전에 출원을 마쳐야만 권리를 확보할 수 있는, 시한이 정해진 국면이었습니다.

게다가 기술 개발을 해외 개발팀이 담당하여 명세서 초안이 외국어 원문을 번역한 형태였고, 발명의 내용과 권리범위가 충분히 정리되어 있지 않아, 그대로는 출원에 적합하지 않은 상태였습니다.

 

 

본 변호사는 정해진 시한을 역산하여, 명세서 보완부터 해외 출원 실행까지를 빠짐없이 관리하였습니다.

 

◆ 첫째, 명세서의 실체를 분석하고 보완하였습니다.

본 변호사는 외국어를 번역한 난해한 명세서 초안을 검토하여 발명의 기술적 실체를 파악한 뒤, 종래기술·기술적 과제·해결수단·효과의 구조와 발명의 정의가 충분히 드러나도록 의뢰인에게 단락별 보완 질의를 제시하였습니다.

이 과정에서 종래 기술과 대비하여 어느 구성에서 진보성이 인정되는지가 명세서에 드러나야 한다는 점을 지적하였고, 핵심 노하우는 공개하지 않으려는 의뢰인의 방침을 반영하여 권리 확보에 필요한 해결수단 중심으로 출원 범위를 정리하였습니다.

 

 

◆ 둘째, 미국 출원에 특유한 요건을 자문하였습니다.

본 변호사는 소프트웨어 발명이 미국에서 등록되기 위하여는 소프트웨어 기술과 하드웨어 구성의 결합이 명세서에 드러나야 한다는 점, 그리고 미국 출원은 한국과 달리 발명자가 정확하게 특정되지 않으면 무효사유가 된다는 점을 짚어, 실제 발명자와 그 기여 내용을 정리하도록 하였습니다.

발명에 실제로 기여한 사람과 그 기여 내용을 확인하는 절차를 거쳐 발명자를 확정함으로써, 등록 이후 제기될 수 있는 무효 시비의 소지를 미리 차단하였습니다.

 

 

◆ 셋째, 해외 대리인을 선정하고 출원을 실행하였습니다.

본 변호사는 복수의 미국 특허법인에 대한 이해상충 확인과 견적 비교를 거쳐 신속한 대응이 가능한 대리인을 선정하고, 미국 대리인이 작성한 명세서 초안을 의뢰인과 함께 검토·확정하였습니다.

아울러 본 변호사는 미국 대리인과 의뢰인 사이의 창구가 되어, 위임장·선언서·양도증 등 출원에 필요한 서류의 작성과 서명 절차까지 직접 관리하였습니다.

이 과정 전반을 학회 발표일이라는 시한에 맞추어 역산하여 관리함으로써, 공개로 인한 신규성 상실을 막았습니다.

 

 

본 변호사는 의뢰인의 핵심 기술에 대하여, 국제 학회 발표일 이전에 미국 특허출원을 완료하였습니다.

출원이 접수되어 출원번호가 부여되었고, 발명에 대한 양도 등록까지 마쳐 권리관계를 명확히 정리하였습니다.

그 결과 의뢰인은 공개 직전이라는 촉박한 상황에서도 핵심 기술의 우선권을 확보하였고, 이후 본 변호사는 미국 출원을 기초로 한 한국·중국 출원으로 권리 범위를 확장하는 절차까지 이어서 진행하였습니다.

후속 출원은 미국 출원일로부터 1년인 우선권 주장 기한 안에 이루어지도록 일정을 관리하였고, 번역 과정에서 원문에 없던 내용이 추가되면 우선일을 인정받지 못할 수 있다는 점까지 안내하여 권리의 연속성을 지켰습니다.

스타트업이 가장 중요한 자산인 첫 핵심 특허를 잃을 수 있었던 시점에, 특허를 받을 수 있는 지위를 지켜낸 것입니다.

 

 

기술을 공개하는 발표·전시·논문은 그 자체로 신규성을 상실시키는 사유가 되므로, 공개 이전에 출원을 마치는 것이 특허 확보의 출발점입니다.

특히 해외 출원에서는 소프트웨어와 하드웨어의 결합, 발명자의 정확한 특정, 번역 과정에서 새로운 내용이 추가되지 않도록 하는 관리 등 국가별로 다른 요건을 출원 단계에서부터 반영해야 합니다.

촉박한 시한 속에서도 명세서 보완과 해외 대리인 선정, 출원 실행을 역산하여 관리하는 것이 권리 확보의 성패를 가릅니다.

 

기술 공개나 해외 출시를 앞두고 계시다면, 공개 일정에서 거꾸로 계산하여 출원 전략을 세울 수 있도록 미리 전문가와 상의하시기 바랍니다.