본 사건의 의뢰인은 해외에서 콘텐츠 플랫폼 서비스를 제공하는 기업입니다.

의뢰인의 해외 법인은 특허관리전문회사(NPE)로부터 자사의 등록특허가 의뢰인의 서비스와 관련될 수 있다는 취지의 서신(Claim Letter)을 받았습니다.

서신에는 대상 특허와 의뢰인 서비스를 대비한 클레임 차트가 언급되어 있었고, 의뢰인은 중요한 대외 절차를 앞두고 있어 외부 자문사 등과 공유할 수 있는 객관적인 분석 자료가 필요한 상황이었습니다.

해외 특허 분쟁은 응소 비용이 매우 크기 때문에, 초기 단계에서 침해 주장의 실체를 정확히 평가하는 것이 무엇보다 중요했습니다.

 

 

본 변호사 측은 침해 주장의 전제를 단계별로 검증하는 방식으로 분석을 진행하였습니다.

 

◆ 첫째, 대상 특허의 청구항과 출원 경과를 분석하였습니다.

청구항을 구성요소 단위로 분해하고, 출원 과정에서 권리범위가 어떻게 한정되어 왔는지를 출원 포대(File Wrapper) 기록으로 확인하여 청구항 해석의 기준을 세웠습니다.

 

 

◆ 둘째, 의뢰인 서비스의 실제 구현 방식을 사실관계 차원에서 확인하였습니다.

의뢰인의 지식재산 담당자와 회의를 진행하여 서비스와 앱의 실제 동작 구조, 해외 사업의 구체적인 형태를 파악하였고, 서신이 어떤 경로로 언제 수령되었는지와 같은 기초 사실관계까지 확인하여 대응의 전제를 정리하였습니다.

이를 토대로 청구항의 각 구성요소가 의뢰인 서비스에 존재하는지를 항목별로 대비한 동일성 판단표를 작성하였고, 의뢰인과의 회의에서 논의된 사항을 반영하여 수정본을 여러 차례 회람하며 분석의 정확성을 높였습니다.

판단표에는 서버의 소재와 같이 침해 판단의 전제가 되는 사항이 포함되었는지 여부를 명확히 표시하여, 분석의 전제와 한계가 오해 없이 전달되도록 하였습니다.

 

 

◆ 셋째, 분석 결과를 해외의 자문사·관계자와 공유할 수 있는 영문 의견서로 작성하였습니다.

의견서가 외부에 공유될 것을 고려하여, 변호사와 의뢰인 사이의 비밀유지특권(privilege)이 공유 과정에서 상실되지 않도록 공동이익특권(common interest privilege)의 표시와 함께, 알 필요가 있는 최소한의 범위에서만 배포해 달라는 제한 문구를 안내하는 등 문서의 관리 방법까지 제시하였습니다.

 

 

본 변호사 측은 청구항 대비 분석을 담은 영문 의견서를 작성하여 의뢰인에게 전달하였고, 클레임 차트에 대한 설명과 각주를 보강해 달라는 의뢰인의 요청 사항을 반영한 수정본까지 제공하였습니다.

의뢰인은 침해 주장의 실체에 대한 객관적인 분석 자료를 갖춘 상태에서 관계자들과 대응 방향을 논의할 수 있는 기반을 확보하였습니다.

 

 

특허관리전문회사의 경고장은 그 자체로 소송이 아니므로 과잉 대응할 필요는 없지만, 방치하면 협상력과 대응의 시기를 모두 잃게 됩니다.

청구항 구성요소의 대비와 출원 경과의 분석으로 주장의 실체를 조기에 평가하고, 그 결과를 비밀유지특권이 유지되는 형태의 문서로 관리하는 것이 해외 분쟁 대응의 기본입니다.

특히 분석 자료를 외부와 공유해야 하는 경우라면, 공유 방식에 따라 특권이 상실될 수 있으므로 문서의 작성 단계에서부터 관리 계획을 세워야 합니다.

 

해외 특허권자나 NPE로부터 경고장을 받으셨다면, 회신에 나서기 전에 청구항 분석과 특권 관리 방안부터 점검받으시기 바랍니다.