본 사건의 의뢰인은 대규모 기반시설을 관리·운영하는 공공기관입니다.

의뢰인이 시행하는 공사에는 특정 업체의 특허 제품인 자재가 사실상 독점적으로 사용되어 왔고, 의뢰인은 신규 대체 자재의 발굴을 추진하여 다른 업체 제품의 성능시험과 시험 시공까지 마쳤습니다.

그런데 기존 특허권자가 대체 제품이 자신의 특허권을 침해할 우려가 있다는 민원을 제기하였고, 의뢰인은 대체 제품의 사용 승인을 보류하였습니다.

그 뒤 당사자들 사이의 분쟁과 협의가 이어지던 중, 제3의 업체가 해당 특허의 청구항 일부에 대하여 등록무효심판을 청구하여 특허심판원의 무효심결이 내려지자, 이번에는 대체 제품의 사용을 요구하는 민원이 이어졌습니다.

의뢰인으로서는 무효심결만으로 침해 이슈가 해결된 것인지, 특허법원과 대법원의 판결까지 기다려야 하는지, 심결이 확정되기 전까지 특허는 유효한 것인지를 판단해야 하는 상황이었습니다.

 

 

본 변호사는 무효심결의 효력과 확정 시기를 중심으로 쟁점을 정리하였습니다.

 

◆ 첫째, 특허법 제133조 제3항에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에 비로소 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 심결이 확정되기 전까지 해당 청구항의 특허권은 유효한 것으로 취급된다는 점을 밝혔습니다.

 

 

◆ 둘째, 심결의 확정 시기를 구체적으로 안내하였습니다.

심결에 대하여는 심결 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있고(특허법 제186조 제1항·제3항), 특허법원 판결에 대하여는 상고할 수 있으므로, 불복기간 도과나 상고기각 등으로 더 이상 다툴 수 없게 된 때에 비로소 심결이 확정된다는 것입니다.

 

 

◆ 셋째, 청구항별 무효의 함정을 짚었습니다.

무효심판은 청구항마다 청구할 수 있으므로(특허법 제133조 제1항 후문) 이 사건 무효심결은 일부 청구항에 관한 것일 뿐이고, 심결이 확정되더라도 나머지 청구항들은 유효하게 존속합니다.

따라서 대체 제품이 나머지 청구항의 권리범위에 포함된다면 침해 문제가 여전히 남는데, 제공된 자료만으로는 그 판단이 불가능하다는 한계까지 의견서에 명시하였습니다.

 

 

◆ 넷째, 권리남용 법리의 실무적 한계를 안내하였습니다.

특허발명의 진보성이 부정되어 무효로 될 것임이 명백한 특허권에 기초한 침해금지·손해배상 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용으로 허용되지 않지만(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결), 무효사유가 명백한지는 법원이 판단할 문제이므로 의뢰인이 이를 스스로 판단하여 사용을 승인하기는 현실적으로 어렵다는 점을 분명히 하였습니다.

 

 

의뢰인은 무효심결의 효력 범위와 확정 시기, 나머지 청구항의 리스크까지 반영된 의견서를 확보하여, 사용 승인 여부와 민원 대응에 관한 명확한 의사결정 기준을 마련하였습니다.

섣부른 승인으로 특허분쟁에 휘말릴 위험과, 심결 확정의 의미를 오해하여 생길 수 있는 혼선을 모두 피할 수 있게 된 것입니다.

 

 

특허심판원의 무효심결이 내려졌다고 해서 특허가 곧바로 소멸하는 것은 아닙니다.

심결이 확정되기 전까지 특허권은 유효하게 취급되고, 무효 여부는 청구항별로 갈리므로 일부 청구항의 무효만으로 침해 이슈 전체가 해결되는 것도 아닙니다.

특허권자와 이해관계인 사이에 낀 기관이나 기업일수록 심결의 효력을 정확히 이해한 의사결정이 필요합니다.

 

특허 무효심판이나 침해 분쟁과 얽힌 의사결정을 앞두고 계시다면, 심결의 효력과 확정 시기부터 정확히 확인하시기 바랍니다.