본 사건의 의뢰인은 자동차 부품을 개발·제조하는 기업입니다.

의뢰인은 신규 부품을 자체적으로 설계·시험하여 개발한 뒤, 그 도면을 협력업체에 샘플 제작용으로 전달하였습니다.

그런데 그 도면을 받은 업체가, 의뢰인이 개발한 기술을 그대로 자신의 명의로 출원하여 특허와 디자인을 등록해 버렸습니다.

이후 의뢰인이 부품을 공급받을 협력업체를 다른 업체로 교체하자, 도용 특허를 보유한 측은 의뢰인의 협력업체들을 특허법 위반으로 형사고소하였고, 의뢰인은 진정한 개발자의 지위에서 수사기관의 조사를 받는 참고인이 되었습니다.

자사가 개발한 기술이 오히려 자사 협력업체를 옭아매는 도구가 된 셈으로, 의뢰인으로서는 그 특허가 무권리자에 의해 도용된 것임을 입증하여 협력업체를 방어해야 하는 상황이었습니다.

 

 

본 변호사는 의뢰인을 위하여 수사기관에 참고인의견서를 제출하면서, 도용 특허에 기한 침해죄가 성립할 수 없다는 점을 단계적으로 입증하였습니다.

 

 

◆ 첫째, 무권리자 출원임을 입증하였습니다.

본 변호사는 의뢰인이 해당 부품을 단독으로 설계·시뮬레이션·시험하였다는 개발 이력과 도면 작성·전달 시점이 상대방의 출원일보다 앞선다는 사실을 정리하여, 발명자는 의뢰인이며 권리를 양도한 적이 없으므로 그 특허가 발명자 아닌 자의 출원으로서 무효사유가 있다는 점을 밝혔습니다(특허법 제33조 제1항, 제133조 제1항 제2호).

아울러 그 특허가 출원되기 전에 이미 공고되어 있던 선행 등록디자인과 형상이 동일하다는 점을 도면을 겹쳐 가며 입증하여, 신규성·진보성이 부정된다는 무효사유까지 보강하였습니다.

 

 

◆ 둘째, 무효가 명백한 특허에 기한 침해죄는 성립할 수 없음을 논증하였습니다.

본 변호사는 신규성이 없거나 무효사유가 명백한 등록권리는 그 권리범위를 인정할 수 없어 이를 근거로 한 침해죄가 성립하지 않는다는 법리를 들어, 도용 특허로 협력업체를 처벌할 수 없음을 주장하였습니다.

 

 

◆ 셋째, 비침해 사실을 보강하였습니다.

본 변호사는 설령 무효가 아니더라도 협력업체의 실시기술이 청구항의 구성요소 일부를 갖추지 않아 구성요소완비의 원칙상 침해에 해당하지 않는다는 점을 함께 제시하였습니다.

이러한 주장을 뒷받침하기 위하여 본 변호사는 개발 이력과 설계도면, 시험 보고서 등 다수의 증거자료를 정리하여 의견서와 함께 제출하였고, 수사기관 담당자와 직접 소통하며 추가 요청 자료까지 빠짐없이 보완하였습니다.

의견서에는 무효사유가 명백한 특허에 기한 고소는 부적법하다는 대법원 판례의 법리까지 정리하여, 수사기관이 판단할 법적 근거를 명확히 제시하였습니다.

 

 

수사기관은 본 변호사의 주장을 받아들여, 고소된 협력업체들에 대하여 혐의없음(불기소) 의견으로 사건을 송치하였습니다.

도용 특허가 무권리자에 의한 출원으로서 무효사유가 명백하고, 이를 근거로 한 특허침해죄가 성립하지 않는다는 본 변호사의 의견이 수사단계에서 그대로 인정된 것입니다.

그 결과 의뢰인은 자사 협력업체에 대한 형사 리스크를 해소하고, 자사가 개발한 기술의 정당한 지위를 지켜낼 수 있었습니다.

나아가 본 변호사는 수사결과 통지 후, 도용된 특허를 의뢰인이 되찾아 오기 위한 권리 회복 방안을 절차별 장단점·소요기간과 함께 비교 검토한 의견서를 추가로 제공하여 후속 대응의 기초까지 마련하였습니다.

 

 

자사가 개발한 기술이라도 도면이나 자료를 외부에 넘기는 과정에서 권리관계를 분명히 해 두지 않으면, 그 기술이 타인 명의로 출원되어 오히려 자사를 겨냥하는 무기가 될 수 있습니다.

이러한 무권리자 출원에 대응하려면, 누가 언제 발명을 완성하였는지에 관한 개발 이력과 도면·시험자료를 시점별로 정리하여 입증하는 것이 결정적입니다.

도용 특허에 기한 형사고소는 무권리자 출원과 무효 명백성을 입증함으로써 그 권리행사 자체를 무력화할 수 있습니다.

 

자사 기술을 도용한 특허로 분쟁에 휘말리셨다면, 개발 경위를 입증할 자료를 갖추어 무권리자 출원 여부부터 전문가와 함께 검토하시기 바랍니다.