본 사건의 의뢰인은 제지·포장 분야의 기업입니다.

시중에 유통되는 특정 종이용기 제품과 관련하여, 등록특허 5건과 등록실용신안 2건에 기초한 권리 주장, 즉 특허권 등에 기초한 침해금지 청구가 가능한지가 문제되었습니다.

대상 제품 샘플은 확보되어 있었지만, 7건의 권리는 물건 발명과 제조방법 발명, 실용신안이 섞여 있어 발명의 유형과 청구항 구조에 따라 판단 방법 자체가 달라지는 사안이었습니다.

권리별로 침해 가능성을 가려내고, 권리 주장이 가능한 권리에 대해서는 그 전제가 되는 확인 사항까지 정리해야 하는 상황이었습니다.

 

 

본 변호사는 7건의 권리 전부에 대하여 청구항 구성요소 단위의 대비 분석을 수행하였습니다.

 

◆ 첫째, 구성요소 완비의 원칙을 적용하여 침해 가능성이 낮은 권리를 가려냈습니다.

특허침해가 인정되려면 청구항에 기재된 구성요소 전부가 대상 제품에 구현되어 있어야 합니다.

어느 권리는 대상 제품과 다른 형상의 용기를 만드는 성형공정을 구성요소로 하였고, 어느 권리는 대상 제품에 없는 다층 구조를 전제하였으며, 다른 권리는 대상 제품에 없는 기능들이 서로 연동되는 구성을 특징으로 하였습니다.

이에 따라 3건은 침해 가능성이 낮다고 판단하였습니다.

 

◆ 둘째, 나머지 4건에 대해서는 물건 발명과 제조방법 발명의 차이를 짚었습니다.

이들은 제조방법 발명이거나 제조방법이 기재된 물건 청구항(PBP 청구항)이어서, 코팅 두께나 발포 온도·시간 같은 공정상 수치한정을 상대방이 실제로 사용하는지에 따라 침해 여부가 좌우되는데, 제품 외관만으로는 이를 확인할 수 없었습니다.

본 변호사는 청구항마다 제품 자체에서 확인할 수 있는 한정과 공정에서만 확인할 수 있는 한정을 구분하여 표시하고, 선행적으로 확인할 사실관계를 특정하였습니다.

나아가 제품에서 확인되는 특징이 청구항과 겹치더라도, 상대방이 청구항에 특정된 공정을 실제로 사용하는지에 따라 침해 판단이 달라질 수 있다는 점도 함께 짚었습니다.

 

◆ 셋째, 소송 단계의 전략까지 제시하였습니다.

제조방법은 외부에서 확인하기 어렵지만, 소송에서는 특허법 제126조의2(구체적 행위의 내용·방식·형태 제시 의무)에 따라 상대방에게 실제 사용하는 제조방법을 밝히도록 요구할 수 있다는 점을 안내하였습니다.

아울러 제조방법 발명의 특허권 효력은 그 방법의 실시뿐 아니라 그 방법으로 생산한 물건의 실시에도 미친다는 점과, PBP 청구항의 효력은 청구범위의 모든 기재로 특정되는 물건의 실시에만 미친다는 한계도 함께 짚었습니다.

 

 

의뢰인은 7건 권리 전부에 대한 권리별 검토 요지와 청구항별 분석을 담아 침해 가능성이 낮은 3건과 추가 확인이 필요한 4건을 구분한 검토의견서를 확보하였습니다.

이로써 무리한 권리 주장에 나설 위험을 사전에 가늠하고, 가능성이 있는 권리에 대해서는 확인할 사실관계와 소송상 입증 전략까지 갖춘 대응 기반을 마련하였습니다.

 

 

특허침해 판단은 제품의 외관이나 인상이 아니라 청구항 구성요소 단위의 대비로 결정됩니다.

특히 제조방법 발명은 제품만 보아서는 침해 여부를 판단할 수 없으므로, 권리행사 전에 확인할 사실과 소송에서 밝혀낼 사실을 구분하는 전략이 필요합니다.

 

특허권 행사나 침해 경고를 검토하고 계시다면, 먼저 청구항 구성요소 대비 분석으로 권리 주장의 성패를 가늠해 보시기 바랍니다.