본 사건의 의뢰인은 국내에서 의료기기를 개발·제조하는 기업입니다.

의뢰인은 자사 제품을 해외 시장에 출시하려는 계획을 세웠는데, 해당 분야에는 이미 글로벌 선도기업들이 미국·유럽 등지에서 다수의 특허를 선점하고 있었습니다.

해외 진출 제품이 이들 특허에 저촉되면 진출국에서 판매가 금지되거나 막대한 손해배상에 직면할 수 있어, 의뢰인으로서는 출시 이전에 특허 저촉 여부를 정밀하게 확인해야 하는 상황이었습니다.

의뢰인은 1차로 다수의 관련 특허를 추려 두었고, 그중 사업에 핵심적인 특허들에 대한 정밀한 침해 분석이 필요한 국면이었습니다.

 

 

본 변호사는 문제될 수 있는 특허들을 위험도에 따라 순위를 매기고, 각 특허마다 동일한 분석 틀을 적용하여 침해 여부를 검토하였습니다.

 

◆ 첫째, 청구항과 제품을 구성요소 단위로 대비하였습니다.

본 변호사는 각 특허의 청구항과 의뢰인 제품을 구성요소별로 대조하여, 제품이 청구항의 모든 구성요소를 갖추는지(구성요소완비의 원칙)를 기준으로 문언침해 여부를 판단하였습니다.

그 결과 상당수 특허에 대하여, 의뢰인 제품이 청구항의 핵심 구성요소를 결여하여 문언침해에 해당하지 않는다는 결론을 도출하였습니다.

분석에 필요한 기술 사실은 추측으로 메우지 않고, 단계마다 의뢰인에게 확인 질의서를 보내 제품의 실제 작동 방식을 재검증한 뒤 결론에 반영하였습니다.

 

◆ 둘째, 균등침해와 출원경과를 함께 검토하였습니다.

본 변호사는 문언침해가 인정되지 않더라도 균등론에 의한 침해가 성립할 수 있는지를 검토하면서, 상대방이 출원 과정에서 보정·의견서를 통해 권리범위를 스스로 한정한 출원경과 금반언까지 분석하여 균등침해 가능성을 차단하였습니다.

 

◆ 셋째, 진출국의 법제와 무효 가능성, 회피설계를 검토하였습니다.

본 변호사는 진출국에서 실제로 적용될 특허 소송 법리(구성요소 대비 원칙, 균등론, 출원경과 참작 여부 등)를 전제로 분석을 진행하였고, 일부 특허에 대하여는 선행기술에 기초한 무효 가능성과 함께, 특정 요소만 변경하면 침해를 벗어날 수 있는 회피설계 방안까지 제시하였습니다.

무효 검토가 필요한 특허에 대하여는 외부 전문기관의 선행기술조사를 병행하여 객관적인 무효 논거를 보강하였고, 회피설계는 특정 요소의 수치나 구성만 조정하면 비침해가 되도록 실행 가능한 수준으로 구체화하였습니다.

 

 

본 변호사는 각 특허별 침해 가능성, 무효 가능성, 회피설계 방향을 담은 검토보고서를 순위별로 작성하여 의뢰인에게 제공하였습니다.

검토는 위험도가 높은 특허부터 단계적으로 진행하면서 한 단계가 끝날 때마다 의뢰인과 다음 검토 범위를 협의하는 방식으로 이루어져, 비용과 일정까지 함께 관리되었습니다.

의뢰인은 이를 통해 자사 제품이 어떤 특허에 대하여 안전하고, 어떤 특허에 대하여는 설계 변경이 필요한지를 명확히 파악할 수 있었습니다.

특히 회피설계가 가능한 특허에 대하여는 어떤 요소를 어떻게 변경해야 비침해가 되는지가 제시되어, 의뢰인은 출시 이전에 제품을 안전하게 다듬고 진출 여부를 판단할 수 있는 근거를 확보하였습니다.

그 결과 의뢰인은 해외 진출에 따르는 특허 리스크를 사전에 진단하고, 분쟁이 현실화되기 전에 대응 기반을 마련할 수 있었습니다.

 

 

경쟁이 치열한 분야의 해외 진출에서는, 제품 출시 이후 침해 경고나 소송을 받고 나서야 대응에 나서면 이미 막대한 비용과 시간을 잃은 뒤입니다.

출시 이전에 핵심 특허들을 구성요소 단위로 대비 분석하고, 균등침해·무효 가능성·회피설계까지 함께 검토하면, 위험한 특허는 설계 변경으로 비켜 가고 안전한 영역은 자신 있게 추진할 수 있습니다.

진출국마다 적용되는 특허 법리가 다르다는 점을 전제로 분석하는 것도 정확한 진단의 핵심입니다.

 

해외 시장 진출이나 신제품 출시를 앞두고 계시다면, 출시 전 단계에서 핵심 특허에 대한 침해분석과 회피설계 검토를 받아 보시기 바랍니다.