의뢰인은 온라인 서비스에 접속자가 폭주할 때 서버 부하를 막고 접속 순서를 안정적으로 관리하는 네트워크 솔루션을 개발한 기술기업으로, 해당 기술에 관한 특허를 보유하고 있습니다.
의뢰인은 유사한 솔루션을 제공하는 경쟁 관계의 상대방을 상대로 특허침해금지 청구 소송을 제기하였고, 상대방은 자신의 제품이 의뢰인 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판으로 맞섰습니다.
특허심판원은 의뢰인의 손을 들어 상대방의 심판청구를 받아들이지 않았으나, 상대방이 제기한 심결취소소송에서 특허법원은 심결을 취소하면서 상대방 제품이 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였습니다.
여기에 상대방은 의뢰인 특허에 대한 등록무효 공격까지 병행하고 있었습니다.
특허법원 판결이 그대로 확정되면 침해금지 소송의 동력을 잃는 것은 물론, 핵심 특허의 가치 자체가 흔들릴 수 있는 중대한 위기 국면이었습니다.
본 변호사는 의뢰인을 대리하여 대법원에 상고를 제기하고, 원심 판단의 허점을 정면으로 공략하는 상고이유를 개진하였습니다.
◆ 첫째, 심판대상인 확인대상발명의 특정에 중대한 위법이 있음을 밝혔습니다.
상대방은 심판 과정에서 확인대상발명이 자신이 실제 실시 중인 제품이라고 밝혀 왔는데, 저희 측이 분석한 결과 설명서와 도면대로라면 확인대상발명은 관리되지 않는 접속 단말이 누적되는 등 치명적인 오류로 실시 자체가 불가능한 것이었습니다.
실시가 불가능한 확인대상발명은 상대방의 실제 제품과 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없으므로, 원심으로서는 이 점을 밝히도록 석명하였어야 한다는 절차상 위법을 지적하였습니다.
◆ 둘째, 이를 뒷받침하기 위해 본 변호사는 상대방 제품이 사용자 단말과 실제로 주고받는 데이터 패킷을 직접 분석하여, 상대방 제품이 확인대상발명의 설명서·도면과 다르게 동작한다는 사실을 객관적 자료로 입증하였습니다.
◆ 셋째, 원심이 청구범위 문언이 명확함에도 이를 제한 해석하여 권리범위를 부당하게 좁혔다는 점을 지적하고, 올바른 해석에 따르면 상대방 제품은 특허발명과 동일하거나 균등한 구성을 그대로 포함한다는 점을 대법원 판례를 들어 논증하였습니다.
특히 특허발명이 채택한 접속 식별·순서 관리 방식과 상대방 제품의 방식은 과제해결원리와 작용효과가 실질적으로 동일하고, 그 변경 역시 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도에 불과하다는 점을 구성요소별 대비를 통해 밝혔습니다.
◆ 넷째, 병행 중이던 등록무효 사건의 상고심에서도 답변서를 제출하여 특허의 유효성을 지키는 방어를 함께 수행하였습니다.
공격과 방어, 두 건의 상고심을 한 묶음으로 운용하면서 어느 한쪽도 소홀히 하지 않는 전선 관리가 협상력의 원천이 되었습니다.
이와 같은 전방위 대응으로 상고심의 결론을 누구도 예단할 수 없는 국면을 만든 뒤, 본 변호사는 이를 지렛대로 상대방과의 화해 협상을 주도하였습니다.
협상 결과, 상대방이 의뢰인의 특허에 대하여 통상실시권을 설정받는 내용의 화해계약이 체결되었습니다.
이에 따라 진행 중이던 침해금지 소송과 부수 절차들이 일괄 정리되어, 수년에 걸친 분쟁이 한꺼번에 종결되었습니다.
상고심을 계속 진행할 경우 소요되었을 시간과 비용, 결과의 불확실성까지 고려하면, 의뢰인으로서는 가장 실리적인 형태의 마무리였습니다.
의뢰인은 특허법원 패소라는 최악의 국면에서 출발하였음에도, 특허의 유효성을 지켜내고 상대방으로부터 기술의 가치를 실시권 설정의 형태로 인정받으면서 분쟁 리스크를 조기에 해소하였습니다.
특허분쟁에서 한 심급의 패소가 곧 최종 패배를 의미하지는 않습니다.
상고심에서 원심의 절차적·기술적 허점을 정확히 짚어내면 결론을 다시 다툴 수 있을 뿐 아니라, 그 자체가 협상의 균형추를 되돌리는 강력한 지렛대가 됩니다.
또한 분쟁의 성공이 반드시 판결의 형태일 필요는 없습니다.
특허의 가치를 인정받는 화해는 시간과 비용, 불확실성을 모두 줄이면서 실리를 확보하는 또 하나의 승리입니다.
특허분쟁에서 불리한 판결을 받으셨더라도 포기하지 마시고, 기술과 법리를 함께 다룰 수 있는 전문가와 상고심 전략과 협상 전략을 점검해 보시기 바랍니다.