의뢰인은 그릇 디자인에 관한 등록 디자인의 디자인권자로서, 자신의 등록 디자인을 모방한 그릇 제품을 판매하는 대형 유통업체를 상대로 디자인권 침해금지를 촉구하는 내용증명을 발송하였습니다.

이에 상대방은 의뢰인의 등록 디자인에 대하여 특허심판원에 디자인 등록무효 심판을 청구하였고, 의뢰인은 본 변호사를 찾기 이전에 변리사를 대리인으로 선임하여 디자인 등록무효 심판에 대응하였습니다.

 

특허심판원은 통상의 디자이너가 선행디자인들의 결합으로부터 의뢰인의 등록 디자인을 쉽게 창작할 수 있다는 이유로 등록 디자인이 디자인보호법 제33조 제2항 위반의 무효사유가 있다고 보아 무효심결을 내렸습니다.

의뢰인은 등록 디자인에 대한 특허심판원의 무효심결이 내려진 변호사를 선임하였고, 이에 특허법원에 무효심결에 대한 취소소송을 제기하였습니다.

 

 

 

본 변호사는, 특허법원에서 무효심결을 취소시키기 위해, 의뢰인을 인터뷰하여 등록 디자인의 특징과 이러한 특징이 도출된 과정을 상세하게 파악하였습니다.

 

아울러 특허심판원에서 제출된 수많은 선행 디자인을 분석하여, 등록 디자인과 선행 디자인 사이의 가장 큰 차이점을 도출하였습니다.

등록 디자인은 그릇 제품의 내∙외면 전체에 형성된 특이한 무늬를 주된 창작적 모티브로 하였고, 이러한 무늬는 의뢰인이 오랜 고민 끝에 창작해 낸 무늬로서 선행 디자인과 분명이 구별되는 차이점을 가지고 있었습니다.

 

이에 본 변호사는, 특허법원의 재판부를 설득하기 위하여 (i) 의뢰인이 위 무늬를 도출하게 된 과정과 (ii) 등록 디자인이 선행 디자인들에 비해 가지는 차이점을 구체적으로 접목시켜, 위 무늬는 의뢰인의 오랜 노력으로부터 도출된 것으로서 선행 디자인들에 비해 독특한 심미감을 가지도록 한다는 점을 설득력있게 풀어 내었습니다.

그 결과 특허법원은 특허심판원이 내린 무효심결을 취소하였습니다.

 

상대방은 특허법원의 재판 단계에서 수십 개가 넘는 선행 디자인을 추가로 제출하고, 국내 최고의 로펌을 선임하여 대응하였으나, 특허법원은 의뢰인의 등록 통상의 기술자가 디자인이 수십 개가 넘는 선행 디자인들 또는 그 결합으로부터 용이하게 창작할 수 없다고 판단하였습니다.

 

등록 디자인과 선행 디자인들의 차이점을 명확하게 파악하고, 여기에 등록 디자인의 창작 과정에서 의뢰인이 주안점을 두었던 창작 포인트를 접목하여 등록디자인의 독창성에 대해 강조한 전략이 효과를 본 것입니다.

위 특허법원의 판결은 대법원에서 확정되었습니다.

 

 

 

특허권, 상표권, 디자인권 등이 등록 요건을 갖추지 못했다는 이유로 해마다 수백~수천 건의 무효심판이 특허심판원에 제기되고 있습니다.

 

특허심판원은 특허, 상표, 디자인 심사를 오랫동안 해온 심사관들이 심판관이 되어 특허권, 상표권, 디자인권 등의 무효 여부를 심판하고 있습니다.

특허심판에서 내려진 무효심결이 특허법원에서 취소되는 비율은 약 25% 정도로, 바꾸어 말하면 심결취소소송에서 원고가 승소할 확률은 약 1/4에 불과합니다.

 

심판관들은 특허, 상표, 디자인에 대하여 전문가이지만 법률 전문가라고 보기는 어렵습니다.

 

따라서 이러한 전문적인 소송의 경우 반드시 법률은 물론 특허, 상표, 디자인에 대해서도 전문성을 두루 갖춘 변호사를 선임하여 대응한다면 돌파구를 찾을 수 있습니다.

이 사건과 같이, 무효심결을 취소하기 위해서는 단순히 등록 디자인과 선행 디자인의 차이점을 주장하는 것을 넘어서 위와 같은 차이점이 법률적으로 어떤 의미가 있는지 재판부를 설득할 수 있는 능력을 지닌 변호사를 선임하여 대응하는 것이 반드시 필요합니다.