본 사건의 의뢰인은 특정 공정에 쓰이는 산업장비를 설계·제작하는 제조기업입니다.

의뢰인은 한 글로벌 자동차부품 기업과 특정 공정 장비의 개발·공급 프로젝트를 추진하면서, 그 거래처가 보낸 장비 개발 계약서 초안을 받아 든 상황이었습니다.

그런데 초안의 구조가 의뢰인에게 일방적으로 불리하였습니다.

의뢰인이 개발비를 전액 부담하여 시제품을 제작하고 품질평가까지 통과하더라도, 거래처는 그 장비를 구매할 의무를 지지 않는 구조였습니다.

게다가 거래처가 해당 공정에 관한 특허를 단독으로 출원·보유한 정황이 있어, 의뢰인이 그 장비를 제3자에게 판매할 경우 특허 침해 문제가 불거질 소지가 있었습니다.

자기 비용으로 장비를 만들고도 거래처에도 제3자에게도 팔지 못할 위험이 있는 구조였던 셈입니다.

의뢰인으로서는 계약서에 서명하기 전에 이 리스크를 정확히 진단하고 계약 구조를 다시 설계하는 것이 시급한 국면이었습니다.

 

 

본 변호사는 의뢰인과 법률자문계약을 체결한 뒤, 거래처가 보낸 초안과 의뢰인이 제공한 기술·자료, 양측이 주고받은 협의 경위를 대조하여 사실관계를 확정하였습니다.

그런 다음 초안을 조항 단위로 분해하여 위험의 소재를 짚었습니다.

 

 

◆ 첫째, 개발비와 구매의무의 불균형을 분석하였습니다.

본 변호사는 개발비 전액 부담 조항과 구매 비보장 조항이 결합되면 의뢰인이 모든 위험을 떠안게 된다는 점을 명확히 하고, 개발비 분담 또는 개발 성공 시 구매 확약을 계약에 반영하는 방안을 제시하였습니다.

 

 

◆ 둘째, 지식재산권 귀속 구조와 특허 리스크를 검토하였습니다.

거래처가 보유한 공정 기술이 특허법상 방법의 발명에 해당하여, 의뢰인이 제작한 장비를 제3자가 사용하면 그 방법의 실시로 평가되어 특허 침해 위험이 발생할 수 있다는 점을 법리로 정리하였습니다.

이에 개발 과정에서 새로 창출되는 기술의 귀속과 단독소유의 입증 요건을 가다듬고, 거래처가 보유한 배경기술과 특허출원의 목록·내용을 사전에 확보하도록 조치를 설계하였습니다.

 

 

◆ 셋째, 제3자 판매와 품질평가 이후의 지위를 정비하였습니다.

의뢰인이 거래처에 납품하지 못하게 되는 경우 제3자 판매를 허락받거나 배경기술을 인수하는 약정, 거래처가 제3자로부터 같은 장비를 납품받지 못하게 하는 약정을 대안으로 제안하였습니다.

아울러 품질평가 합격에 따른 견적 참여 자격이 단순한 기회 부여에 그치지 않도록, 우대 조건의 실효성을 높이고 그 내용을 명문화하는 방향까지 함께 검토하였습니다.

 

 

      
본 변호사는 의뢰인과 법률자문계약을 체결하고, 일방적 초안의 독소 조항과 그 대응 방안을 정리한 법률검토의견서를 의뢰인에게 제공하였으며, 계약서 초안을 수차에 걸쳐 검토하고 조항별 수정안을 반영한 수정본을 함께 전달하였습니다.

검토 결과에는 개발비 분담의 근거, 개발 성공 시 구매 확약, 새로 창출되는 기술의 귀속과 입증 요건 정비, 제3자 판매 허락·배경기술 인수 등 납품 좌절 시의 대안, 배경기술 특허의 목록 확보가 담겼습니다.

그 결과 의뢰인은 계약 체결 단계에서 자신이 떠안게 될 위험을 정확히 인지하고, 핵심 거래계약을 독소 조항에 끌려가지 않고 협상·설계할 수 있는 기반을 확보하였습니다.

 

 

개발비를 한쪽이 전액 부담하는 장비 개발 계약은, 구매 확약과 지식재산 귀속, 제3자 판매 권한이 함께 정리되지 않으면 비용을 들이고도 성과를 회수하지 못하는 결과로 이어질 수 있습니다.

특히 상대방이 해당 공정의 특허를 보유한 경우에는, 완성한 장비를 어디에도 팔지 못하는 상황까지 발생할 수 있습니다.

계약서에 도장을 찍기 전에 조항을 분해하여 위험을 진단하고, 개발비·구매의무·지식재산·제3자 판매를 한 묶음으로 설계하는 작업이 이후의 분쟁을 좌우합니다.

 

 

거래처가 보낸 개발계약서나 공급계약서 초안이 한쪽에 불리하게 느껴지신다면, 서명하기 전에 조항별 리스크 검토부터 받아보시기 바랍니다.